ואולם, מסעיף 30(א) לפקודה – הקובע כי "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רשומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם" – ניתן לגזור גם טענת הגנה מפני תביעה בגין הפרת סימן מסחר, לפיה השמוש בסימן זהה או דומה לסימן רשום נעשה בתום לב (ראו: פרידמן בעמ' 866; ת.א. (ת"א) 1876/91 Pizza Domino's Inc.
על מנת שתתקבל טענת הגנת תום הלב בתביעת הפרת סימן מסחר, "יש צורך באלמנט נוסף לחזוק, אשר בדרך כלל יימצא באופיו המאבחן המולד החלש של הסימן הרשום, אשר הוביל את הנתבע להאמין בכנות ובתום לב שהסימן שבו הוא משתמש איננו מוגן כסימן מסחר. טענה לפיה הנתבע לא התכוון להפר את הסימן הרשום לא תקים טענת הגנה רק בשל העובדה שהנתבע פעל בתום לב סובייקטיבי ולא היה מודע לקיומו של הסימן הרשום. על הנתבע להוכיח בראיות אובייקטיביות שלא עלה בדעתו שהמילה החלשה שנרשמה כסימנו המסחרי של המתחרה העיסקי הופקעה מרשות הכלל. בכל מקרה, עצם העובדה שהנתבע לא ידע ולא היה מודע לקיומו של הסימן הרשום, רחוקה מלהוביל לגיבושה של טענת ההגנה בדבר שימוש בתום לב... הנטל להוכיח שהשימוש בסימן הרשום נעשה בתום לב מוטל על כתפיו של הנתבע... טענת תום הלב תיתקבל רק במקרים חריגים בהם יוכיח המפר, כי מבחינה אובייקטיבית לא ניתן היה להבין את המונופולין הנובע מהסימן הרשום בשל אופיו המולד החלש... המציאות מוכיחה, כי הפרה המתבצעת בשל חוסר מודעות אובייקטיבית לסימן המסחר, בשל אופיו המולד החלש, הינה חריגה ונדירה..." (פרידמן, עמ' 872-869).
...
האם הנתבעת הפרה את סימן המסחר של התובעת? האם התנהלותה של הנתבעת עולה כדי גניבת עין ו/או גזל? האם לתובעת עילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט? ככל שהתשובה לאיזו משאלות אלה חיובית, מה הם הסעדים ההולמים בנסיבות העניין?
ובתשובה;
סימן המסחר של התובעת לא היה כשר לרישום מלכתחילה ולכן, יש להורות על מחיקתו מפנקס סימני המסחר; כפועל יוצא, הנתבעת לא הפרה את סימן המסחר של התובעת; לא הוכחו בענייננו היסודות המגבשים את עוולת גניבת העין; לא הוכחו בענייננו היסודות המגבשים עילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט; לא הוכחו בענייננו יסודותיה של עוולת הגזל; אין מקום לפיכך לפסוק סעד כלשהו לטובת התובעת בנסיבות העניין, ותביעתה נדחית.
סוף דבר
אני דוחה את התביעה, ומורה על מחיקת סימן התובעת מפנקס סימני המסחר.
מכוח סעיף 40 לפקודה, בא כוח הנתבעת ידאג לשלוח העתק פסק הדין לרשם סימני המסחר בתוך 14 יום, ולהגיש לבית המשפט בתוך 14 יום הודעה על ביצוע הוראה זו. אני מורה על עיכוב המחיקה של הסימן עד ליום 22/12/22, למקרה שבו התובעת תחליט על הגשת ערעור על פסק הדין.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 40,000 ₪.
