השוואה בין שני סימני מסחר מבחן הטעות בדמיון

זאת ועוד, ההכרעה אם שימוש במוצר מסוים מהוה הפרה של מידגם רשום אם לאו, תיעשה בהתאם לשני מבחנים עקריים: "מבחן העין" ו-"מבחן החידוש". בצד שני מבחנים אלה, קיים מבחן עזר שנקרא "מבחן ההטעיה". ראו: ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 703 (2003); ת.א. (נצ') 22093-12-18 קטיפה נ' ממן (נבו 7.9.2020) (להלן: "עניין קטיפה"); ספרם של המלומדים יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד דיני עיצובים ומדגמים, מהדורה שנייה (2019), עמ' 558-559; ויובהר ויחודד – ביחס למוצר המוגן במדגם, ההלכה הפסוקה היא, כי העובדה שתהליך הרישום של מידגם חסר ערובות מסוימות הקיימות בתהליכי הרישום של פטנטים וסימני מסחר חושפת אותו ליתר סיכון לטעויות.

כך ציין לגבי מבחן העזר – "מבחן ההטעיה": "מבחן החשש להטעיה הוא מבחן עזר בלבד, ולא אחת נקבע כי אין צורך לשכנע את בית המשפט כי הקונה הרלוואנטי עלול לטעות ואף לא נידרש כי תוכח בראיות הטעה בפועל של צרכן כזה או אחר. בפסיקה השתרש הנוהג שלפיו כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצר המוגן והמוצר המפר, שאינו מגיע לכלל זהות מוחלטת, יש להוסיף ולבחון האם קיים חשש שהצרכן הרלוואנטי יטעה בין שני המוצרים. בהקשר זה אין להיתעלם מהעובדה שזיכרונו של הצרכן איננו מושלם וכי אין הוא רוכש את המוצרים כאשר מונחים הם זה בצד זה (דיני מדגמים, בעמ' 583 והאסמכתאות שם). מבחן עזר זה מאפשר לעמוד על מאפייניו החזותיים הדומינאנטיים של המדגם - אותם מאפיינים הנצרבים בזכרונו של הצרכן. ההנחה היא שאם הצרכן עשוי לטעות בין המוצרים, סימן הוא שהמוצר המתחרה הפר את "הגרעין החזותי" של המוצר המוגן (שם, בעמ' 584-585).

למבחן זה צרפה הפסיקה את מבחן השכל הישר, אשר על פיו כאשר הדמיון שבין המוצרים מגלם מסר רעיוני כלשהוא, מעין "אוּמנות קונספטואלית", יש להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים על ידי שני המוצרים.

...

אשר על כן, ההודעה לצד ג' נדחית בזה.

סיכום: מן המקובץ לעיל, אני פוסקת כדלקמן: התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה.

ההודעה לצד ג' נדחית בזה.

למבחן זה צרפה הפסיקה את (4) מבחן השכל הישר המשווה את מידת הדמיון בין הרעיונות או מסרים המועברים על ידי שני המוצרים (אינו רלוואנטי לענייננו)(פרשת אנג'ל, פסקות 24-25).

על אף שהמבחן המשולש זהה בשמו בעילה של הפרת סימן מסחר ובעילה של גניבת עין הוא שונה במהותו, באשר בהפרת סימן מסחר הבחינה תחומה לדמיון בין הסימנים גופם בלבד, בעוד שבגניבת עין נבדק המוצר בכללותו והאם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438 (2003)).

לאחר שהנחתי לנגד עיני את מודעת הפרסומת המאגדת בכותרתה את שמה של התובעת לצד שמה של הנתבעת, הגעתי למסקנה כי על פי בחינה חזותית, עשוי היה הצרכן-בכוח לסבור בטעות כי מדובר במודעה של התובעת או כי התובעת והנתבעת הן חברה אחת או שישנו שתוף פעולה בין שתי החברות.

...

לאור כל האמור ובשקלי את הנסיבות הבאות, עצם השימוש בשמה של התובעת as is בצמוד לשם הנתבעת במודעת הפרסום, מספר ההקלקות על המודעה והכניסות לאתר הנתבעת שהניב החיפוש במילות המפתח עם שם התובעת, ומנגד העובדה כי מדובר במודעה אחת, ולאור טענת הנתבעת כי הכניסה לאתר דרך המודעה לא הולידה אף לא עסקת אחת, ופרק הזמן הקצר יחסית בו פורסמה המודעה, עצם הסרת המודעה בסמוך לאחר פניית התובעת, וטענת הנתבעת כי המודעה פורסמה בשוגג עקב טעות בכלי החיפוש של GOOGLE ובתום לב ובהינתן הסכום המירבי של 100,000 ₪ על פי הסעיף שבחוק, לאחר שנתתי הדעת למכלול הטעמים המפורטים אני סבור כי התובעת זכאית לפיצוי בסך של 50,000 ₪, כפיצוי ללא הוכחת נזק.

סוף דבר התביעה כנגד הנתבעת וכן ההודעה כנגד הצד השלישי מתקבלות.

הנתבעת תשלם לתובעת את סכום הפיצויים שנפסק בסך של 50,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל ובנוסף תישא בהוצאות משפט הכוללות החזר אגרה כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד של התובעת בסכום כולל של 15,000 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

גניבת עין: סעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות קובע: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר" בפסיקה נקבע כי עילה זו דורשת הוכחת קיומו של מוניטין וחשש סביר להטעיית הציבור ראו לדוגמה את ע"א (עליון) 7629/12 אלעד מנחם סויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC (16.11.14 , פורסם בנבו) (להלן-"פס"ד הילפיגר").

דיני הקניין הרוחני, ככל דין אחר, מגלמים את האיזון הנידרש בין שני אינטרסים מתחרים – הצורך לעודד ולתמרץ יוצרים, מפתחים וממציאים ולמנוע תחרות בלתי הוגנת, מחד, לבין האנטרס הגלום בתחרות חופשית וחופש הביטוי - מאידך.

למבחן זה צרפה הפסיקה את מבחן השכל הישר, אשר על פיו כאשר הדמיון שבין המוצרים מגלם מסר רעיוני כלשהוא, מעין "אוּמנות קונספטואלית", יש להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים על ידי שני המוצרים.

יצויין, כי אף שהמבחן המשולש זהה בשמו בעילה של הפרת סימן מסחר ובעילה של גניבת עין, הרי שהוא שונה במהותו, באשר בהפרת סימן מסחר הבחינה תחומה לדמיון בין הסימנים גופם בלבד, בעוד שבגניבת עין נבדק המוצר בכללותו והאם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר (עניין טעם טבע, בעמ' 451-450; רע"א 10804/04 Prefetti Van Melle Benelux B.V נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד נט(4) 461 (2005), סעיף 16 לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) גרוניס (להלן: ענין אלפא)).

...

לאור זאת, סבור אני שיש בכך גם כדי לדחות את טענת המוניטין של התובעים ככל שהיא נוגעת לאזור הפרסום אליו כיוון הנתבע.

סבור אני שעצם השינוי של צורת המנעול מעיד על תום לבו של הנתבע, דבר אשר מביא אותו תחת כנפיה של ההגנה הנקובה בסעיף 58 לחוק זכויות יוצרים.

סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, סבור אני שיש לדחות את תביעת התובעים נגד הנתבע.

יחד עם זאת, די לטעמי בטענותיה של הנתבעת בסעיף 25 לכתב ההגנה, כי "המילה 'Messiah' או בשפה העברית 'משיח' לא יכול להוות סימן מסחרי (עפ"י פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 סעיף 11) וככל וזו נרשמה על שם התובעת כסימן מסחרי, הרי שהמדובר רישום שגוי שניתן בנגוד לדין"; ובסעיף 27 לכתב ההגנה כי "המילה 'משיח' שהנה מילה בעלת משמעות דתית הן לדת הנוצרית והן לדת היהודית..." – כדי ללמד במשתמע על כך שהנתבעת סבורה כי יש למחוק את הסימן מפנקס סימני המסחר, בהיותו לא כשר לרישום מלכתחילה.

מן הכלל אל הפרט – הפרת סימן מסחר רשום בעניינינו, יש לבחון את שאלת קיומו של דמיון מטעה בין שני הסימנים: "Messiah" (ללא מירכאות כאמור) ו- "Messiah's Fragrance", על פי "המבחן המשולש". מבחן המראה והצליל: השוואה בין שני הסימנים בשלמותם מלמדת על היותם בעלי מילה משותפת זהה כימעט לחלוטין, היא המילה "Messiah", אשר על מוצרי הנתבעת מופיעה עם סיומת המייצגת שייכות בשפה האנגלית – "Messiah's". מובן איפוא שבין שני הסימנים "Messiah" ו- "Messiah's" קיים דמיון מטעה, למצער בקרב קהל צרכנים דובר עברית ברובו, הן במראה והן בצליל.

...

האם הנתבעת הפרה את סימן המסחר של התובעת? האם התנהלותה של הנתבעת עולה כדי גניבת עין ו/או גזל? האם לתובעת עילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט? ככל שהתשובה לאיזו משאלות אלה חיובית, מה הם הסעדים ההולמים בנסיבות העניין? ובתשובה; סימן המסחר של התובעת לא היה כשר לרישום מלכתחילה ולכן, יש להורות על מחיקתו מפנקס סימני המסחר; כפועל יוצא, הנתבעת לא הפרה את סימן המסחר של התובעת; לא הוכחו בענייננו היסודות המגבשים את עוולת גניבת העין; לא הוכחו בענייננו היסודות המגבשים עילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט; לא הוכחו בענייננו יסודותיה של עוולת הגזל; אין מקום לפיכך לפסוק סעד כלשהו לטובת התובעת בנסיבות העניין, ותביעתה נדחית.

סוף דבר אני דוחה את התביעה, ומורה על מחיקת סימן התובעת מפנקס סימני המסחר.

מכוח סעיף 40 לפקודה, בא כוח הנתבעת ידאג לשלוח העתק פסק הדין לרשם סימני המסחר בתוך 14 יום, ולהגיש לבית המשפט בתוך 14 יום הודעה על ביצוע הוראה זו. אני מורה על עיכוב המחיקה של הסימן עד ליום 22/12/22, למקרה שבו התובעת תחליט על הגשת ערעור על פסק הדין.

התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 40,000 ₪.

באשר לאופן בחינת הדמיון בין שני סימני מסחר שאינם זהים, יפים הדברים שנקבעו ברע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 448, מפי כב' השופט [כתוארו אז] א' גרוניס (להלן: "עניין טעם טבע") לפיהם: "מהי הדרך לבחינת הדמיון בין סימני מסחר שאינם זהים? לצורך ניתוחה של שאלה זו נביא את נוסחו של סעיף 11(9) לפקודה, המונה את אחד מסוגי הסימנים אשר אינם כשירים לרישום:

כאשר מפעילים את מבחן המראה ומשווים בין נראותם של שני הסימנים, ניתן להווכח כי אין ביניהם דמיון מטעה, שעה שבמסגרת השמוש במילים "היפ היפ" במודעה, לא נעשה שימוש במגוון האלמנטים הכלולים בסימן, דהיינו עיצובו לרבות צבעיו; ובכל מילותיו – במסגרת הסימן נעשה שימוש בשתי מילים באנגלית ("hip hip hooray"), כאשר במסגרת המודעה נעשה שימוש רק באחת מבין שתי מילים אלה, ובתעתיק עברי המפצל את המילה לשתי מילים ("היפ היפ").

במסגרת בחינת מכלול מעשי הנתבעת, יש ליתן את הדעת לכך שהמילים "היפ היפ" הופיעו בתחילת המודעה, באופן בולט לעין; לעובדת הכללתן במודע של המילים "היפ היפ" ברשימת מילות המפתח במסגרת קמפיין המתחרים שהופק על ידי מר טים עבור הנתבעת, אשר הקשתן במנוע החיפוש "גוגל" תוביל לקבלת המודעה ברשימת התוצאות – דהיינו כי הנתבעת סברה שקיים ערך בשימוש במילים "היפ היפ", אשר עשוי להגדיל את הקף לקוחותיה של הנתבעת; ולעובדה כי בסופו של דבר נכללו מילים אלה במסגרת כותרת ההודעה, בין אם בטעות כטענת הנתבעת ומר טים, ובין אם במכוון כטענת התובעת.

...

פריצת החומה המקיפה את חוקי הקניין הרוחני באיל-הברזל של "צדק ויושר" – אלה צדק ויושר העושים את דיני עשיית עושר – אינה מקובלת עליי.

אני דוחה אפוא את טענות התובעים בעניין זה. ודוק; בשולי הדברים ועל מנת שלא להחסיר דבר, אתייחס לטענת הנתבעת לפיה המילים "היפ היפ" הנן גנריות בהקשר של מוצרים למסיבות ולאירועים, ועל כן אינן ראויות להגנה.

סוף דבר התביעה נדחית.